Žalobou na Všeobecný súd (Súd) sa spoločnosť Adidas domáhala predovšetkým zrušenia napadnutého rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO. Podľa č. 59 ods. 1 písm. a) Nariadenia v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) Nariadenia sa EUTM vyhlási za neplatnú na základe návrhu v prípade, že nevykazuje rozlišovaciu spôsobilosť. Avšak, v zmysle čl. 59 ods. 2 Nariadenia sa takto napadnutá EUTM nevyhlási za neplatnú, pokiaľ po zápise v dôsledku je používania nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary/služby, pre ktoré bola zapísaná. Už v úvodnej analýze Súd pripomenul ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej rozlišovacia spôsobilosť (či už inherentná alebo nadobudnutá) znamená, že EUTM je spôsobilá identifikovať tovar, pre ktorý sa zápis žiada, ako tovar pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar od tovarov iných podnikov.[5] V danej súvislosti Adidas nenapádal neexistenciu inherentnej rozlišovacej spôsobilosti, svoje právo opieral o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku používania,  pričom žalobné dôvody možno rozdeliť do dvoch rovín – 1. Neodôvodnené odmietnutie niektorých dôkazov; a 2. Nesprávne právne posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti.

Vo vzťahu k prvému žalobnému dôvodu Adidas namietal nesprávny výklad predmetnej EUTM ako aj nesprávne uplatnenie tzv. pravidla povolených variácií (law of permissible variations).[6] V prvom rade sa Adidas domnieval, že argumentácia odvolacieho senátu EUIPO, podľa ktorej sa predmetná EUTM uplatňuje len v určitých rozmeroch a osobitne v určitom pomere medzi jej výškou a šírkou nie je správna.[7] Adidas zastával názor, že EUTM predstavuje tzv. plošný vzor (surface pattern), ktorý možno vyobraziť v rôznych rozmeroch a proporciách v závislosti od tovarov, na ktoré sa aplikuje.[8]

Súd vyššie uvedenú argumentáciu neprijal, pričom pripomenul, že EUTM bola zapísaná ako obrazová ochranná známka.[9] V zmysle ustálenej judikatúry prihlasovateľovi prináleží predložiť grafické vyobrazenie ochrannej známky, ktoré presne zodpovedá predmetu ochrany, ktorý chce získať.[10] Po zápise EUTM teda nemá jej vlastník nárok na širšiu ochranu, ako je tá, ktorú poskytuje konkrétne grafické vyobrazenie.[11] Súd teda neprijal argumentáciu spoločnosti Adidas, že predmetná EUTM je ochrannou známkou vzoru, ktorého rozmery nie sú nemenné, pretože z vyobrazenia EUTM ani z jej opisu nevyplýva, že sa skladá zo série pravidelne sa opakujúcich prvkov.[12]

Súd taktiež nesúhlasil, žeby zo strany odvolacieho senátu EUIPO došlo k nesprávnej aplikácií pravidla povolených variácií. Na základe tohto pravidla sa na účely preukázania používania ochrannej známky umožňuje aj používanie v podobe, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť. Z ustálenej judikatúry totižto vyplýva, že zapísaná ochranná známka sa má považovať za predmet riadneho používania, ak sa predloží dôkaz o jej používaní v podobe mierne odlišnej od podoby, v ktorej bola zapísaná.[13] V danej veci odvolací senát kvalifikoval EUTM spoločnosti Adidas ako mimoriadne jednoduchú, a tým pádom aj nepatrná zmena môže spôsobiť, že takto zmenenú podobu pre účely preukázania používania nebude možné považovať za rovnocennú s jej zapísanou formou.[14]

Aby Adidas preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prostredníctvom používania, v konaní pred EUIPO predložil obrovské množstvo dôkazov (viac ako 12000 strán), ktoré pozostávali najmä z obrázkov vyobrazenia predmetnej EUTM na športovom oblečení, taškách, teniskách, a i. V súvislosti s uplatnením pravidla povolených variácií, odvolací senát EUIPO odmietol dôkazy, v ktorých bola schéma farieb obrátená, čo Súd v súlade s vyššie uvedenou argumentáciou o mimoriadne jednoduchom charaktere EUTM potvrdil ako správne.[15] Pri niektorých obrázkoch odvolací senát dokonca v dôsledku inverzie farieb predpokladal, že tieto obsahujú iba dva čierne pruhy na bielom pozadí.[16] Adidas teda nepredložil dôkazné prostriedky preukazujúce používanie predmetnej EUTM v zapísanej podobe alebo vo forme, ktorá predstavuje len zanedbateľné zmeny.[17] Pravidlo povolených variácií teda podľa Súdu porušené nebolo.

Vo vzťahu k druhému žalobnému dôvodu Adidas argumentoval nesprávnym právnym posúdením skutočnosti, že nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k predmetnej EUTM v EÚ. V tejto súvislosti Súd už v úvode svojej právnej analýzy uviedol, že za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku používania sa Adidas nemôže dovolávať všetkých predložených dôkazov.[18] Ako totižto vyplynulo z právneho posúdenia prvej časti žalobného návrhu, relevantné sú len dôkazy zobrazujúce EUTM v jej zapísanej podobe, alebo v rovnocenných podobách nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.[19]

Súd následne rozdelil predložené dôkazy do štyroch skupín (obrázky; údaje týkajúce sa obratu a výdavkov na marketing a reklamu; trhové štúdie; iné). V súvislosti s obrázkami Súd spoločnosti Adidas vytýkal najmä, že v konaní pred EUIPO neidentifikovala tie, ktoré by umožňovali preukázať používanie predmetnej EUTM v zapísanej alebo rovnocennej podobne.[20] Ako irelevantné Súd posúdil aj obrázky zobrazujúce EUTM na športových taškách, ktoré nie sú súčasťou tovarov, pre ktoré bola zapísaná.[21] Naproti tomu časť obrázkov, ktorá bola spôsobilá preukázať určité používanie neposkytovala žiadnu informáciu o význame a trvaní tohto používania, ani o vplyve uvedeného používania na vnímanie EUTM príslušnou skupinou verejnosti.[22]

Na druhej strane dôkazy týkajúce sa obratu a výdavkov na marketing a na reklamu síce ukazovali impozantné číselné ukazovatele, avšak bez preukázateľnej vzťahovej väzby na predmetnú EUTM a relevantné tovary[23], pretože sa týkali všetkých činností podniku a zahŕňali všetky ochranné známky a tovary.[24]

Adidas predložil aj 23 trhových štúdií z rokov 1983 – 2011, uskutočnených V Nemecku, Estónsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Holandsku, Rumunsku, Fínsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve.[25] Ako pri predchádzajúcich dôkazných prostriedkoch, aj v danej súvislosti Súd prízvukoval, že trhové štúdie sa týkali rôznych ochranných známok.[26] V niektorých neboli z nich podľa názoru Súdu ideálne formulované otázky[27], iné sa zase týkali posúdenia pravdepodobnosti zámeny a nie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním[28]. Za relevantné bolo možné považovať len 5 trhových štúdií, avšak tieto nemohli preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na celom území EÚ.[29]

Čo sa týka zvyšných dôkazných prostriedkov, súdne rozhodnutia niektorých vnútroštátnych súdov neboli relevantné v dôsledku skutočnosti, že sa netýkali predmetnej EUTM v jej zapísanej alebo rovnocennej podobe.[30]

Žaloba spoločnosti Adidas teda bola zamietnutá v celom rozsahu. Neznamená to však koniec známych troj-pruhových ochranných známok[31], Adidas ich stále vlastní niekoľko. Rozhodnutie Súdu z 19. júna 2019 taktiež nemusí byť konečné. Adidas má stále možnosť „kasačnej“ sťažnosti na Súdny dvor.[32] Dané rozhodnutie Súdu však svedčí o dôležitosti správnej klasifikácie prihlasovanej ochrannej známky, ako aj o skutočnosti, že požiadavky na špecifickosť dôkazných prostriedkov pri preukazovaní nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku používania (ale aj pri preukazovaní riadneho používania v zmysle čl. 18 ods. 1 Nariadenia) sú vysoké a spôsobujú problémy aj známym svetovým „značkám“. Ukazuje sa, že zhromažďovanie dôkazných prostriedkov ex post na základe pokynov právnika nie je dostatočné a vlastníci ochranných známok komerčnej hodnoty by mali prijať interné riešenia na úrovni viacerých oddelení, vedúce k cielenému zbieraniu a tvorbe dôkazných prostriedkov v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ.

[1] Viď register EUIPO, EUTM č. 12442166.
[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke EÚ (kodifikované znenie).
[3] Návrh na vyhlásenie predmetnej EUTM za neplatnú bol podaný ešte za účinnosti predchádzajúceho Nariadenia o ochrannej známke EÚ č. 207/2009. Za účelom efektívnejšej orientácie v jednotlivých ustanoveniach bude predmetný text odkazovať iba na články súčasne platného Nariadenia č. 2017/1001.
[4] Rozsudok Všeobecného súdu vo veci adidas AG v Marques, T-307/17, ECLI:EU:T:2019:427.
[5] Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, C-108/97 a C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, para. 46.
[6] Pozn. 4 vyššie, para. 23.
[7] Id., para. 24.
[8] Id.
[9] Id., para. 40.
[10] Ibid., para. 30.
[11] Id.
[12] Id., paras. 42-43.
[13] I.d, para. 53.
[14] Id., paras. 70-72.
[15] Id., para. 77.
[16] Id., para. 89.
[17] Id., para. 101.
[18] Id., para. 107.
[19] Id.
[20] Id., para. 117.
[21] Id., para. 118.
[22] Id., para. 119.
[23] Id., para. 122.
[24] Id., para. 123.
[25] Id., para. 126.
[26] Id., para. 134.
[27] Id., para. 131.
[28] Id., para. 135.
[29] Id., paras. 152-159.
[30] Id., para. 141.
[31] E Rosati, ‘General Court confirms invalidity of (one of the) adidas three-stripe mark(s)‘, IPkat (19.06.2019); K dispozici >>> tu.
[32] Id.