V praxi môže byť celkom náročné naplniť uvedené podmienky s úmyslom odlíšiť určitý tovar alebo službu od iného tovaru alebo služby. O tom sa mala možnosť presvedčiť aj nemecká spoločnosť Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG („Metal Beverage“), ktorá žiadala Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo („EUIPO“) o zápis ochrannej známky [1] vyjadrenej prostredníctvom zvukových efektov. Nahrávka pozostávala z viacerých zvukov spojených s otváraním plechovky so šumivým nápojom, a to zo zvuku vznikajúceho pri otvorení plechovky s nápojom, po ktorom nasledovala približne sekundová pauza a dlhé šumenie bubliniek v trvaní okolo deväť sekúnd.

Rozhodnutím z januára 2019 EUIPO zamietol prihlášku ochrannej známky s odôvodnením, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť [2]. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že ochranná známka je spôsobilá identifikovať tovar alebo službu, pre ktoré sa zápis žiada, ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku a teda odlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov alebo služieb iných podnikov. Označenia bez rozlišovacej spôsobilosti sa považujú za nespôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, čiže identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby, aby tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu označenú ochrannou známkou, umožnili pri ich ďalšom nadobudnutí uskutočniť rovnakú voľbu, ak bola jeho skúsenosť pozitívna, alebo inú voľbu, ak bola skúsenosť negatívna [3].

Voči rozhodnutiu EUIPO podala spoločnosť Metal Beverage odvolanie na odvolací senát EUIPO. Rovnako ako prvostupňový orgán, odvolací orgán EUIPO v júli 2019 zamietol odvolanie z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. Uviedol, že široká verejnosť nie je nevyhnutne zvyknutá na to, aby považovala zvuk za údaj o obchodnom pôvode balení neotvorených nápojov a zabalených nápojov. Dodal, že na to, aby mohol byť zvuk zapísaný ako ochranná známka, musí mať určitú rezonanciu alebo spôsobilosť byť rozpoznaný, aby mohol spotrebiteľov informovať o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Napokon sa odvolací senát domnieval, že prihlasovaná ochranná známka pozostáva zo zvuku, ktorý je neoddeliteľne spojený s používaním dotknutých tovarov, v dôsledku čoho by príslušná skupina verejnosti vnímala uvedenú ochrannú známku ako funkčný prvok a údaj o vlastnostiach dotknutých tovarov, a nie ako údaj o ich obchodnom pôvode. Z toho vyvodil záver, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Keďže spoločnosť Metal Beverage nesúhlasila s vyššie uvedenými závermi EUIPO, proti rozhodnutiam EUIPO podala žalobu na Súdny dvor EÚ (Všeobecný súd). Metal Beverage odôvodňovala žalobu tým, že zvuk reprodukovaný prihlasovanou ochrannou známkou je (i) neobvyklý pre výrobky, ktoré neobsahujú oxid uhličitý, v dôsledku čoho sa posilňuje už existujúca rozlišovacia spôsobilosť uvedenej ochrannej známky. To isté podľa nej platí pre tovary, ktoré obsahujú oxid uhličitý, keďže jednotlivé zvukové prvky tvoriace prihlasovanú ochrannú známku sa odlišujú od zvuku vznikajúceho pri otvorení plechoviek s bežnými šumivými nápojmi dostupnými na trhu, v dôsledku čoho ich príslušná skupina verejnosti bude vnímať ako označenie obchodného pôvodu uvedených výrobkov.

Všeobecný súd sa však s tvrdeniami spoločnosti Metal Beverage nestotožnil a zamietnutím žaloby potvrdil názor EUIPO [4]. S odkazom na ustálenú judikatúru Všeobecný súd v rozsudku uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k ich vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti [5]. Úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, sa môže meniť podľa druhu dotknutých tovarov alebo služieb [6].

Z ustálenej judikatúry tiež vyplýva, že je nevyhnutné, aby zvukové označenie, ktorého prihláška bola podaná na zápis, malo určitú rezonanciu, ktorá umožňuje cieľovému spotrebiteľovi vnímať ho a považovať ho za ochrannú známku a nie za funkčný prvok alebo za ukazovateľ bez charakteristických vlastností. Uvedený spotrebiteľ teda musí považovať zvukové označenie za umožňujúce identifikáciu v tom zmysle, že je identifikovateľné ako ochranná známka [7].

Všeobecný súd konštatoval, že hoci má verejnosť vo zvyku vnímať slovné alebo obrazové ochranné známky ako označenia identifikujúce obchodný pôvod tovarov alebo služieb, neplatí to isté nevyhnutne v prípade, ak je označenie tvorené iba zvukovým prvkom. Spotrebiteľ dotknutých tovarov alebo služieb totiž musí mať možnosť samotným vnímaním ochrannej známky bez toho, aby bola kombinovaná s inými prvkami, ako sú najmä slovné alebo obrazové prvky, či dokonca iná ochranná známka, vytvoriť súvislosť s týmto obchodným pôvodom.

Keďže na základe uvedeného je možné dospieť k záveru, že na zvukové ochranné známky sú kladené v praxi „vyššie nároky“, je zrejmé, že zvukové prvky a približne jednosekundové ticho, ktoré ako celok tvorili prihlasovanú ochrannú známku, nemali žiadnu neodňateľnú charakteristiku, ktorá by umožňovala vnímať ich ako označenie obchodného pôvodu. Príslušná skupina verejnosti ich bude vnímať iba ako variant zvukov obvykle produkovaných nápojmi v okamihu otvorenia nádoby, v ktorej sa nachádzajú, a teda nedávajú prihlasovanej zvukovej ochrannej známke takú identifikačnú spôsobilosť, aby mohla byť identifikovaná ako ochranná známka.

Všeobecný súd na podklade uvedeného vyslovil právny názor, že ticho po zvuku otvorenia plechovky a dĺžka zvuku šumenia bubliniek v trvaní približne deväť sekúnd nie sú dostatočne výrazné na to, aby sa odlišovali od porovnateľných zvukov v oblasti nápojov. Samotná skutočnosť, že krátko trvajúce šumenie bezprostredne nasledujúce po otvorení plechovky je v oblasti nápojov bežnejšie ako približne jednosekundové ticho, po ktorom nasleduje dlhé šumenie, nepostačuje na to, aby príslušná skupina verejnosti pripisovala týmto zvukom akýkoľvek význam, ktorý by umožnil identifikovať obchodný pôvod dotknutých tovarov.

Napriek neúspešnému pokusu spoločnosti Metal Beverage o registráciu zvukovej ochrannej známky však existuje množstvo zvukových ochranných známok, ktoré boli zaregistrované rôznymi registračnými úradmi po celom svete. Ako príklad môžeme spomenúť ochranné známky registrované Americkým patentovým a obchodným úradom (USPTO), a to známu reklamnú znelku fastfoodovej reštaurácie McDonald's „I'm lovin' it" alebo ikonický zvuk mechanického dýchania postavy z filmu Star Wars - Dartha Vadera, ktorý zaregistrovala americká filmová spoločnosť Lucasfilm Ltd., ktorá v súčasnosti patrí pod mediálny konglomerát Walt Disney Company.

Zaujímavosťou rovnako je, že k dnešnému dňu nie je registrovaná žiadna zvuková ochranná známka na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý je registrátorom ochranných známok na území Slovenskej republiky [8]. Keďže proces registrácie ochrannej známky (nielen zvukovej) je náročný proces a každé označenie je potrebné posudzovať samostatne s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu pri registrácií ochrannej známky je vhodné spolupracovať s odborníkmi v tejto oblasti.

JUDr. Marieta Svitaničová,
advokát

MENKE LEGAL s.r.o.

Gorkého 3
811 01 Bratislava

Tel.:    +421 221 291 410
Fax:    +421 220 910 845
e-mail:    office@menke-legal.com

_______________________________________________
[1] Podľa nariadenia Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie
[2] Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie
[3] Rozsudok zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C‑329/02 P, bod 23
[4] Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2021, k dispozícii >>> tu.
[5] Rozsudok z 12. februára 2004, Henkel, C‑218/01, bod 50
[6] Rozsudok z 10. októbra 2007, Bang & Olufsen/ÚHVT (Tvar reproduktora), T‑460/05, bod 32
[7] Rozsudok z 13. septembra 2016, Zvuková ochranná známka, T‑408/15, bod 45
[8] Dňa 03.06.2021 bola podaná prvá prihláška na zápis zvukovej ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, o ktorej prebieha konanie o registrácií