Kedy hovoríme o know-how

Z právneho hľadiska je know-how nehmotný majetok a ako taký sa musí vyjadriť spôsobom, ktorý umožňuje jeho vnímanie alebo poznanie. Musí sa dať opísať a hmotne zachytiť, napríklad jeho spísaním do manuálu.

Know-how tvoria rôzne poznatky, informácie, prípadne skúsenosti a vedomosti z rôznych oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky. Za poznatky a skúsenosti sa považujú rôzne výsledky výskumných, vedeckých, vývojových, technologických, poradenských a iných obdobných prác.

Know-how musí mať podstatný význam a musí byť užitočné pre jeho používateľa. Tým, že používateľ know-how pozná a využíva, dosahuje určité výsledky alebo prínosy, akými sú zlepšenie výrobných procesov, odstránenie neefektívnych činností výroby alebo úsporu materiálu a energií. Uvedené prínosy sa prejavujú dosahovaním vyššieho zisku, zlepšením pracovných podmienok alebo životného prostredia, ktoré by sa bez znalosti know-how nedosiahli.

Know-how je využiteľné tretími osobami. Môže ísť aj o jednorazové využitie, nevyžaduje sa opakovateľnosť využitia ako pri vynálezoch alebo úžitkových vzoroch.

Ďalším znakom know-how je, že nesmie byť všeobecne známe. Ak by bolo všeobecne dostupné, nemalo by svoju cenu, a teda nebolo by obchodovateľné. Za know-how sa preto nepovažujú znalosti, ktoré je možné bežne získať napríklad z internetu.

Know-how môžu byť aj riešenia, ktoré by inak spĺňali podmienky pre registráciu patentu alebo úžitkového vzoru, ale o ich registráciu sa nepožiadalo. Na rozdiel od patentov a úžitkových vzorov, pri know-how však nie je podstatné, či osoba ktorá ho poskytuje, ho vytvorila vlastnou tvorivou duševnou činnosťou alebo netvorivou činnosťou (napr. mechanickým zozbieraním faktov a informácií).

Posledným a zároveň najzaujímavejším znakom know-how je jeho oceniteľnosť v peniazoch. Ako však určiť hodnotu know-how ako niečoho nehmotného? Na ocenenie konw-how z účtovného a daňového pohľadu nám dáva návod príloha č. 2 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Táto stanovuje pre znalcov pár komplikovaných vzorcov na výpočet všeobecnej hodnoty know-how, ktorá sa určí metódou kapitalizácie odčerpateľných zdrojov[1]. Táto metóda berie do úvahy (i) roky, počas ktorých sa know-how používalo, (ii) objem odčerpateľných zdrojov, ktoré sa vytvárajú využívaním know-how a (iii) stanovenie podielu, ktorý pripadá na know-how z vytváraných odčerpateľných zdrojov. Samozrejme to platí pre oceňovanie v rámci znaleckého posudzovania. V ostatných prípadoch je stanovenie ceny na vás. Pri stanovení ceny know-how tak môžete zobrať do úvahy vývojové náklady, dĺžku obdobia na ktoré know-how licencujete, predpokladané úspory, ktoré sa využívaním vášho know-how dosiahnu a iné.

Čo naopak know-how nie je

Aby sme vedeli lepšie vymedziť, čo vlastne know-how je, je dôležité, aby sme vedeli, čo určite know-how nie je. V praxi často dochádza k tomu, že sa za know-how považujú napr. určité schopnosti (talent alebo vlastnosť), ktorými disponuje fyzická osoba a tá ich využíva vo svojej činnosti. Takéto individuálne schopnosti však pochopiteľne nie je možné od fyzickej osoby oddeliť a hoci môžu byť súčasťou podniku, nemôžu tvoriť obchodné tajomstvo a nie je ich ani možné považovať za know-how.

Know-how v praxi. Ako ho využiť?

Know-how môže vystupovať samostatne, ale aj ako súčasť určitého „balíka“. Ako súčasť balíka ho evidujeme predovšetkým v súvislosti s obchodným tajomstvom a často sa tak stretávame so zamieňaním týchto dvoch pojmov. Zásadný rozdiel medzi obchodným tajomstvom a know-how spočíva v tom, že obchodné tajomstvo je osobitný inštitút obchodného práva a know-how je jeho možným predmetom. Pojem obchodné tajomstvo je teda širší pojem ako know-how, pretože ho obchodné tajomstvo v sebe  môže (ale nemusí) zahŕňať.

Správne rozlíšenie je dôležité najmä z pohľadu jeho ochrany, pretože ak know-how  zaradíme pod obchodného tajomstvo, máme právo na jeho ochranu ako v prípade ochrany proti nekalej súťaži. Ak know-how vystupuje samostatne, prislúcha mu ochrana podľa Občianskeho zákonníka v podobe náhrady nemajetkovej ujmy, škody a/alebo vydania bezdôvodného obohatenia.

Ďalej sa know-how ako súčasť balíka vyskytuje v rôznych zmluvách o poskytnutí služieb alebo franchisingových zmluvách a môže byť súčasťou aj zmluvy o predaji podniku ako jedna z častí patriacich do podniku.

Ako samostatný predmet vystupuje know-how najmä ako vklad do základného imania spoločnosti a v zmluve o poskytnutí know-how, resp. licenčnej zmluve na know-how.

Know-how ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti

Vkladom do základného imania spoločnosti nemusia byť vždy len peniaze, nehnuteľnosť alebo rôzny hnuteľný majetok (napr. stroje, vozidlá, atď.). Môžu nimi byť aj rôzne predmety duševného vlastníctva a samozrejme aj know-how. Know-how ako nepeňažný vklad musí spĺňať požiadavky stanovené Obchodným zákonníkom.

Ako hodnota každého nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti, tak aj hodnota know-how musí byť určená znalecký posudkom. Ten vám vyhotoví znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore priemyselného vlastníctva. Znalecký posudok obsahuje (i) opis nepeňažného vkladu, v prípade know-how je to jeho čo najpodrobnejšia charakteristika, (ii) spôsob jeho ocenenia prostredníctvom stanovených vzorcov a (iii)  údaj, či jeho hodnota zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na nový vklad do spoločnosti alebo emisnému kurzu upísaných akcií. Taktiež sa know-how spolu s peňažnou sumou, v akej sa vklad spoločníka započítava do základného imania, musí uviesť v zakladateľských dokumentoch spoločnosti. Špecifikom nepeňažného vkladu je, že musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra. Ak by ste teda dovtedy nepreviedli právo k know-how na spoločnosť, ste povinní zaplatiť jeho hodnotu v peniazoch, a to do 90 dní, od kedy vás o to spoločnosť požiada.

Ak prostredníctvom know-how zvyšujete základné imanie existujúcej spoločnosti, nie vždy sa pri tom vyžaduje znalecký posudok. Valné zhromaždenie spoločnosti môže rozhodnúť, že znalecký posudok nie je potrebný, ak (i) hodnota know-how bola určená iným znaleckým posudkom, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov a nenastali okolnosti, ktoré by významne zmenili hodnotu oceňovaného know-how alebo (ii) ak hodnotu know-how je možné odvodiť z riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie, overenej audítorom bez výhrad. Štatutárny orgán spoločnosti je v takom prípade povinný vyhotoviť písomnú správu, ktorá obsahuje (i)opis nepeňažného vkladu, (ii) spôsob jeho ocenenia, (iii) údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá aspoň hodnote prevzatého záväzku na nový vklad do spoločnosti, resp. emisnému kurzu upísaných akcií splácaných novým vkladom a (ii) vyhlásenie, že nenastali okolnosti, ktoré by výrazne zmenili hodnotu know-how od jeho posledného ocenenia. Túto správu uloží štatutár do zbierky listín do 30 dní odo dňa splatenia vkladu.

Licenčná zmluva na know-how

Pokiaľ je know-how utajované, je obchodovateľné a je možné ho tretím osobám poskytovať na využívanie bezplatne alebo za úplatu. V praxi je možné know-how poskytovať tretím osobám na základe licenčnej, resp. innominátnej zmluvy. Licenčnou zmluvou poskytovateľ udeľuje súhlas (licenciu) nadobúdateľovi licencie na použitie predmetu zmluvy (know-how). Dochádza tým k takzvanému nepravému prevodu práva, pri ktorom poskytovateľ práva k know-how neprestáva byť jeho vlastníkom, ale v prospech nadobúdateľa zriaďuje právo na využitie know-how. Podotýkame, že z dôvodu povahy know-how nie je možné uzatvoriť licenčný zmluvu ani podľa Obchodného zákonníka a ani podľa autorského zákona. Obchodným zákonníkom sa spravuje licenčná zmluva, ktorej predmetom je priemyselné vlastníctvo a autorským zákonom iba licenčná zmluva, ktorej predmetom je dielo. Nič vám však nebráni uzatvoriť nepomenovanú zmluvu a „vypožičať“ si príslušné ustanovenia licenčnej zmluvy z vyššie uvedených predpisov.

Ak sa rozhodnete poskytnúť licenciu na používanie know-how tretej osobe, v prvom rade je potrebné sa rozhodnúť, či licenčnú zmluvu budete uzatvárať podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Toto rozhodnutie je podstatné z toho dôvodu, že určité ustanovenia (napr. premlčanie) sú v uvedených právnych predpisoch upravené odlišne. Zmluvu podľa Obchodného zákonníka môžete uzatvoriť (i) dobrovoľne, ak si sami vyberiete režim podľa Obchodného zákonníka a uvediete to v zmluve alebo (ii) povinne, ak sú obe zmluvné strany podnikateľmi alebo jedna zmluvná strana je podnikateľ a druhá strana je štát, verejnoprávna inštitúcia alebo samosprávna územná jednotka. V ostatných prípadoch môžete použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

Základnými náležitosťami takejto zmluvy sú (i) označenie strán a (ii) špecifikácia predmetu zmluvu, teda know-how. Myslite na to, že predmet zmluvy musí byť presne určený alebo aspoň určiteľný, z tohto dôvodu je potrebné priamo v zmluve alebo v jej prílohe podrobne opísať know-how. Taktiež si rozmyslite, či poskytnete neobmedzenú alebo obmedzenú licenciu. Neobmedzená licencia znamená, že licencia nie je územne ani vecne obmedzená, t.j. že sa môže používať na celom svete a v plnom rozsahu. Licenciu môžete taktiež udeliť ako výhradnú alebo bezvýhradnú. Ak udelíte výhradnú licenciu, nemôžete uzatvoriť inú licenčnú zmluvu na to isté know-how s ďalším subjektom. Úplný opak platí pri bezvýhradnej licencii, kde nie ste obmedzený a môžete uzatvárať ďalšie licenčné zmluvy na to isté know-how. Nezabudnite si taktiež dohodnúť, či nadobúdateľ licencie k know-how má aj právo tzv. sublicencie, čiže právo udeliť licenciu ďalšej osobe. Doba, na ktorú môžete licenciu na know-how udeliť je obmedzená maximálne na 10 rokov. Pri stanovení ceny diela berte do úvahy, či licenciu udeľujete (i) ako obmedzenú alebo neobmedzenú, (ii) výhradnú alebo bezvýhradnú, (iii) či nadobúdateľ má právo sublicencie alebo nie a (iv) trvanie licencie.

Ak máte záujem, aby vaše know-how nepreniklo na verejnosť, tak v licenčnej zmluve určite nevynechajte ustanovenia, ktoré nadobúdateľa zaväzujú k mlčanlivosti a k utajeniu informácií a podkladov, ktoré mu k know-how poskytnete. Tento jeho záväzok by mal byť upravený tak, aby platil aj po skončení licenčnej zmluvy. Samozrejmosťou by malo byť aj určenie sankcií za porušenie takejto povinnosti, inak takéto ustanovenie nemá požadovaný účinok.

A na záver jedna drobná rada. Už pri rokovaniach o vklade know-how do základného imania spoločnosti alebo o uzatvorení licenčnej zmluvy myslite na to, že váš zmluvný partner by mal zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách ohľadom know-how, o ktorých sa počas rokovania dozvedel. Ak by totiž nedošlo k podpisu zmlúv, neboli by ste chránení pred tým, aby informácie o know-how, ktoré boli predmetom rokovaní nevyužil vo svoj prospech.

Mgr. Gabriela Prášková,
advokátka

Mgr. Danica Valentová,
advokátska koncipientka

Glatzová & Co., s.r.o.

Apollo Business Center
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Odčerpateľný zdroj je peňažné vyjadrenie úžitku vytváraného najmä z disponibilných ziskov, výnosov alebo zo salda peňažných tokov, ktorý sa dosiahne z činnosti podniku alebo jeho častí, alebo zo zložiek majetku podniku a ktorého výška závisí od minulého vývoja podniku, od jeho súčasného postavenia na trhu, ale predovšetkým od jeho predpokladaného vývoja.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk