Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať nápravy voči zásahu do jeho práv používaním zameniteľného označenia pre rovnaké alebo podobné tovary a služby, pre ktoré má zapísanú ochrannú známku. So zreteľom k tomu, že doménové mená sa neregistrujú pre určité triedy tovarov a služieb ako ochranné známky, registrovaním domény vzniká celosvetový blokovací efekt na rozdiel od ochrannej známky, kde môžu dve rovnaké, prípadne zameniteľné či podobné označenia koexistovať, ak sú zapísané pre rozdielne tovary a služby, či rozdielne teritóriá. Domény najvyššej úrovne (TLD) nie sú viazané na žiadny štát, a preto umožňujú celosvetovo prezentovať tovary a služby s registrovaným označením prostredníctvom internetu.

Samotnou registráciou sporného označenia ako doménového mena ešte nedochádza k porušovaniu práv z ochrannej známky nakoľko nemusí ísť nevyhnutne o používanie označenia v obchodnom styku za účelom označovania určitých konkrétnych tovarov a služieb.

Ak má byť doménové meno používané v hospodárskej súťaži v obchodnom styku môže sa dostať do konfliktu s ochrannou známkou. Pri vzájomnej kolízií bude treba posúdiť, ktoré práva majú prednosť, či je držiteľ doménového mena povinný zdržať sa zasahovania do práv majiteľa ochrannej známky so staršou prioritou, kedy má ochranná známka vždy prednosť pred právami súvisiacimi s používaním doménového mena alebo či používaním doménového mena s právom prednosti nevznikli dostatočne silné práva, ktoré by zakladali povinnosť majiteľa ochrannej známky strpieť používanie doménového mena so skorším právom prednosti.

Podľa názoru niektorých autorov musí doménové meno vždy bez ďalšieho ustúpiť, keď sa svojím označením stretne s absolútnym právom nehmotných statkov, ktoré sú predmetom zvláštnej zákonnej právnej úpravy.  Takýto názor bol prezentovaný napríklad aj dovolateľom v súdnom spore vedenom na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. 2 Obdo 35/2009 a to, že práva z ochranných známok, ako práva absolútne, majú prednosť pred relatívnymi právami držiteľa doménového mena (súd takýto názor nepotvrdil).

K tomuto názoru je dôležité uviesť, že pri rozhodovaní sporov prameniacich z týchto konfliktov predovšetkým dochádza k aplikácii právnej úpravy ochranných známok. Ak je doménové meno registrované ako národná doména a používané v hospodárskej súťaži za účelom označovania určitých konkrétnych tovarov a služieb, možno považovať takéto doménové meno za označenie používané v obchodnom styku vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré svojím používaním a reklamou nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre podnikateľa.

V zmysle právnej úpravy známkového práva sa poskytuje aj právna ochrana tzv. nezapísaným označeniam, ktoré vznikli a boli používané v obchodnom styku na vymedzenom území skôr ako bola prihlásená ochranná známka spôsobilá u verejnosti vyvolať nebezpečenstvo zámeny – tzv. právo prednosti nezapísaného označenia.

Majiteľ nezapísaného označenia (napr. často používané logo podniku alebo doménové meno), ktoré jeho používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, a to ešte pred dňom podania prihlášky ochrannej známky iného súťažiteľa na trhu pre podobné tovary a služby, môže v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach podať na Úrade priemyselného vlastníctva SR námietky proti zápisu ochrannej známky do registra pre podobné tovary a služby. Podmienkou je, aby majiteľ nezapísaného označenia preukázal, že               

• (i) nezapísané označenie bolo používané v obchodnom styku pre zhodné alebo podobné tovary a služby ako sa ochranná známka navrhuje zapísať,
• (ii) týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť,
• (iii) takéto nezapísané označenie nemá iba miestny dosah na určitom úzko vymedzenom území v rámci SR a
• (iv) zápis ochrannej známky pre zhodné alebo podobné tovary a služby by bol spôsobilý majiteľovi nezapísaného označenia privodiť ujmu.

Súčasne sa právna ochrana nezapísaným označeniam poskytuje aj v prípade, ak je ochranná známka už zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary a služby na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ak bola takáto ochranná známka registrovaná neskôr ako sa na konkrétnom vymedzenom území začalo používať nezapísané označenie. Podľa § 14 ods. 2 zákona o ochranných známkach je majiteľ ochrannej známky povinný strpieť, ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah (napríklad určitý región alebo mesto), používa v obchodnom styku nezapísané označenie zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou ak sa toto používanie začalo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a rozsah používania nezapísaného označenia sa po celú dobu používania nezmenil.

Aj používanie nezapísaného označenia so skorším právom prednosti pred ochrannou známkou, ktoré nemá len miestny dosah je chránené v zmysle § 16 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktoré zakotvuje výnimku z výlučného práva majiteľa ochrannej známky používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. V zmysle tohto zákonného ustanovenia nie je majiteľ neskoršej ochrannej známky oprávnený brániť používaniu staršej ochrannej známky alebo iných práv definovaných v § 7 písm. c), d) a f) zákona o ochranných známkach, a to ani v prípade, ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv strpel používanie neskoršej ochrannej známky počas piatich po sebe nasledujúcich rokov. Nositeľom iných práv sa pritom v súlade s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach rozumie aj užívateľ nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak toto označenie používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby ako zapísaná ochranná známka, a to ešte pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a takéto označenie nemá iba miestny dosah (t.j. nepôsobí iba na určitom úzko vymedzenom území v rámci SR). V takomto prípade má majiteľ nezapísaného označenia aj právo v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach podať na Úrade priemyselného vlastníctva SR návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú ak preukáže, že ochranná známka pre zhodné alebo podobné tovary a služby zasahuje do práv majiteľa nezapísaného označenia so skorším právom prednosti.

Záverom teda môžeme zhrnúť, že ak predmetom podnikania držiteľa doménového mena sú podobné tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka, nemohol by sa majiteľ ochrannej známky domáhať porušovania svojich práv voči držiteľovi doménového mena, nakoľko ak doménové meno má vo vzťahu k ochrannej známke právo prednosti, zo známkovej právnej úpravy vyplýva povinnosť majiteľa ochrannej známky strpieť používanie nezapísaného označenia so skorším právom prednosti.

Tento názor bol potvrdený napríklad aj rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 1 Cob/352/2008, v ktorom súd konštatoval, že sa žalovaný nedopustil porušenia práv z ochrannej známky, nakoľko síce registroval doménové meno, ktoré je podobné s ochrannou známkou (a to pre rovnaké tovary a služby) avšak ho zaregistroval ešte predtým ako žalobca získal právo k ochrannej známke.

V opačnom prípade, ak doménové meno nemá právo prednosti vo vzťahu ku skôr zapísanej ochrannej známke, porušuje majiteľ doménového mena jeho používaním pre podobné tovary a služby práva majiteľa ochrannej známky, medzi ktoré radíme aj prípady zneužívania doménových mien.

Za prípady zneužívania doménových mien v súvislosti s elektronickým obchodom a súťažou o doménové mená sa dajú považovať najmä nasledovné prejavy:

• (i)  tzv. cybersquattingu, keď si osoba zaregistruje cudziu ochrannú známku ako doménové meno a pod týmto menom ponúka svoje vlastné tovary alebo služby na internete. Takáto registrácia môže spotrebiteľa uvádzať do omylu o identite držiteľa doménového mena a pôvode poskytovaných tovarov a služieb a súčasne pripravuje majiteľov ochranných známok o značné príjmy – spôsobuje škodu vo forme ušlého zisku a znehodnocuje goodwill podnikateľa;
• (ii) tzv. warehousingu, ktorý predstavuje také konanie držiteľa doménového mena, ktoré spočíva v blokovaní doménového mena bez jeho používania tak, že majiteľovi ochrannej známky identickej s doménovým menom zámerne bráni v registrácii doménového mena zhodného s jeho ochrannou známkou;
• (iii) tzv. cyberjesteringu, keď sa doménové meno používa na zosmiešnenie tovarov alebo služieb iného súťažiteľa; alebo
• (iv) tzv. domain-grabbingu, ktorý spočíva v špekulatívnej registrácii doménového mena za účelom jeho ďalšieho prevodu a tým dosiahnutia zisku.

Vyššie uvedené pojmy sú rôznymi pomenovaniami pre činnosti dílerov doménových mien, ktorí okrem ochranných známok registrujú aj bežné slová výlučne za účelom ich ďalšieho predaja majiteľom ochranných známok alebo osobám, ktoré ich chcú reálne pre svoje podnikanie v obchodnom styku používať.

Na základe spolupráce WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva) a medzinárodnou centrálnou doménovou autoritou ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) boli prijaté pravidlá UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy -Pravidlá pre riešenie sporov týkajúcich sa konfliktu doménového mena a ochrannej známky), ktoré upravujú administratívne a procesné podmienky rozhodovania sporov vzniknutých z registrácie doménového mena, ktoré poškodzuje práva udelené registrovanou ochrannou známkou.

Pravidlá UDRP sú včlenené do registračnej zmluvy medzi registrátorom a prihlasovateľom doménového mena a stanovuje vzťahy a podmienky týkajúce sa sporov ohľadne používania internetovej domény registrovanej jej držiteľom. Od držiteľa domény sa v zmysle predmetných pravidiel vyžaduje aby sa povinne podrobil administratívnemu konaniu v prípade ak tretia strana tvrdí, že jej práva boli porušené registráciou doménového mena a súčasne sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 

• (i) doménové meno je zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou alebo známkou služby, ku ktorým má navrhovateľ práva,
• (ii) držiteľ doménového mena nemá žiadne práva alebo oprávnené záujmy k doménovému menu a
• (iii) doménové meno bolo registrované a je používané v zlej viere. Na účely tohto ustanovenia bude zlú vieru zakladať nasledujúce konanie:
  a) ponuka na predaj, nájom alebo iný prevod doménového mena majiteľovi ochrannej známky (známky služby) alebo konkurencii majiteľa ochrannej známky (známky služby) za oceniteľné protiplnenie,
  b) snaha o prilákanie používateľov internetu na webstránku majiteľa doménového mena alebo na inú on-line prístupnú službu využitím možnosti zámeny s ochrannou známkou (známkou služby) navrhovateľa za účelom dosiahnutia zisku,
  c) registrácia doménového mena za účelom zabránenia majiteľovi ochrannej známky zahrnúť túto známku do korešpondujúceho doménového mena, alebo
  d) registrácia doménového mena za účelom poškodenia podniku súťažiteľa.

Arbitrážne a mediačné centrum WIPO bolo založené v roku 1994 a jeho sídlo je v Ženeve. Predmetom jeho činnosti je poskytovanie rozhodcovských a mediačných služieb za účelom riešenia medzinárodných obchodných sporov medzi jednotlivcami a súkromnými podnikmi.

V súlade s UDRP sa rozhodlo už veľké množstvo sporov, z ktorých veľká väčšina rozhodnutí viedla k transferu doménového mena na majiteľa ochrannej známky. Rozhodnutia Arbitrážneho a mediačného centra sú vykonateľné priamo registračnou autoritou bez potreby obrátiť sa na súd.[1] Rozhodnutia urobené v administratívnom konaní súčasne nemajú mať v systémoch národných súdov povahu záväzných precedensov, nebránia ani držiteľovi domény, ani majiteľovi ochrannej známky, ktorý tvrdí, že je na svojich právach dotknutý, obrátiť sa na príslušný súd za účelom nezávislého rozhodnutia, a to bez ohľadu na to, či je administratívne konanie vedené alebo už skončené.

Istou nevýhodou pri využití služieb centra pri rozhodovaní sporov o doménové mená je, že návrhom sa dá domáhať výlučne zrušenia registrácie alebo prevodu doménového mena a so všetkými ostatnými nárokmi (napr. úhrada škody, bezdôvodné obohatenie, zadosťučinenie) sa treba obrátiť na súd.

V zmysle pravidiel registrácie vydaných registrátorom, nezodpovedá registrátor za výber ani používanie doménového mena prihlasovateľom voči tretím osobám a dotknuté osoby sú odkázané s uplatnením svojho nároku na príslušný súd alebo Arbitrážne a mediačné stredisko pri WIPO. Ak je zaregistrované doménové meno v rozpore s právami tretích osôb a registrátorovi je o tejto skutočnosti doručené právoplatné súdne rozhodnutie alebo platné rozhodnutie Arbitrážneho a mediačného strediska pri WIPO, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy o registrácii domény a následne zrušenie záznamu o registrácii doménového mena zo strany registrátora (podľa pravidiel vydaných registrátorom SK-NIC, a.s. pre národnú doménu).

JUDr. Lenka Pargáčová,
asociovaný advokát

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Zochova 6-8
811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 5564 3365
Fax: +421 2 5564 3361
e-mail: office@clscp.sk

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Cibuľa, M. 2001. Next big thing: doménové mená verzus ochranné známky. Duševné vlastníctvo, roč. 5, č. 2, s. 16. ISSN 1210-1605

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk