15.11.2018
ID: 4287upozornenie pre užívateľov
(Ne)zapísané práva hudobnej skupiny Deep Purple na Všeobecnom súde EÚ
Hudobnú skupinu Deep Purple pravdepodobne nie je potrebné predstavovať. Títo priekopníci moderného hard-rocku s celosvetovými hitmi ako „Smoke on the Water“ alebo „Black Night“ sú však okrem hudby známi aj pre svoje turbulentné obdobia, odchody členov, rozpady a ´znovuzrodenia´. Predmetný spor ukazuje, že konflikty medzi zakladajúcimi členmi zrejme neboli vyriešené dodnes.
 |
Celý incident sa dotýka dvoch zakladajúcich členov z roku 1968. Jedným je pán Richard (Ritchie) Hugh Blackmore, ktorý zo skupiny v roku 1993 definitívne odišiel, a ktorý sa na Úrade pre duševné vlastníctvom EÚ (EUIPO) pokúsil prihlásiť názov skupiny Deep Purple ako ochrannú známku. Pán Ian Paice - v podstate jediný člen kapely, ktorý s kapelou hrá počas celej jej existencie - splnomocnený ostatnými súčasnými členmi[1] tento zápis namietal.
KONANIE PRED EUIPO
Pán Blackmore podal v roku 2013 na EUIPO prihlášku slovnej ochrannej známky EU (EUTM) v znení „DEEP PURPLE“[2] vo vzťahu k viacerým tovarom a službám[3] v triedach 9 (audio/video hudobné nahrávky v rôznych formátoch a iné), 25 (oblečenie) a 41 (služby zábavného priemyslu a iné) podľa niceského triedenia[4].
Pán Paice podal proti predmetnej prihláške námietky na základe čl. 46 Nariadenia[5][6], pričom námietky odôvodnil v zmysle čl. 8 ods. 4 Nariadenia, teda že je majiteľom nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia na základe národného práva niektorého z členských štátov EÚ. Konkrétne oponent zakladal svoje právo podať námietky na základe čl. 8 ods. 4 Nariadenia na základe tzv. passing off (neoprávneného používania označenia) podľa právneho poriadku Veľkej Británie.
Námietková divízia EUIPO námietky čiastočne pripustila a odmietla prihlášku EUTM pre niektoré tovary a služby v triedach 9 a 41. V odvolacom konaní Odvolací senát EUIPO toto odmietnutie rozšíril ešte aj ďalšie tovary v triede 9 (slnečné okuliare, podložky PC myší, doplnky k mobilným telefónom) a tovary v triede 25 (oblečenie), ale pripustil zápis vo vzťahu k určitým tovarom v triede 9 (PC hardvér, PC softvér, PC hry a iné):
Obe strany sporu sa odvolali pred Všeobecný súd EÚ.
RELEVANTNÉ PRÁVO
Aby mohol majiteľ nezapísaného práva účinne uplatniť čl. 8 ods. 4 Nariadenia, musí kumulatívne splniť štyri podmienky, a to:
1. používať označenie v obchodnom styku;
2. k používaniu tohto označenia musí dôjsť vo väčšom ako iba miestnom dosahu;
3. právo k označeniu muselo byť nadobudnuté na základe práva členského štátu predo dňom podania[7] napadnutej prihlášky;
4. označenie musí udeľovať jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.
Pán Paice svoje právo opieral o časť 5 ods. 4 britského zákona o ochranných známkach z roku 1994[8], podľa ktorého: „Ochranná známka sa nezapíše pokiaľ, alebo v rozsahu, v akom jej používaniu môže byť zabránené: (a) z titulu akejkoľvek právnej normy (najmä práva neoprávneného používania označenia) priznávajúcej ochranu nezapísanej ochrannej známke alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku [...]“
EUIPO je v prípadoch konaní s prvkom národného práva povinné toto aplikovať v súlade s jeho ustálenou rozhodovacou praxou. Nakoľko v predmetnom spore došlo k uplatneniu passing off, EUIPO rozhodovalo na základe britského (anglického) práva.
Tento inštitút možno do určitej miery prirovnať ku generálnej klauzule nekalej súťaže v zmysle § 44 Obchodného zákonníka, prípadne k vyvolaniu nebezpečenstva zámeny podľa § 47 ods. 1, písm. a) Obchodného zákonníka (britské právo nepozná jednotný prostriedok nápravy proti nekalosúťažnému konaniu).
V zmysle britského práva pre úspešné uplatnenie passing off je potrebné preukázať tri podmienky, a to: existenciu dobrého mena vnímaného relevantnou verejnosťou (tzv. goodwill) spojeného s tovarmi/službami ponúkanými súťažiteľom; uvedenie do omylu (misrepresentation) zo strany odporcu vedúce k zameniteľnosti na strane verejnosti a; ujma na strane žalobcu.[9]
KONANIE PRED VŠEOBECNÝM SÚDOM
Pán Blackmore v konaní pred Všeobecným súdom namietal, že pán Paice nedostatočne preukázal existenciu dobrého mena vo vzťahu k označeniu Deep Purple. Vychádzal najmä zo skutočnosti, že pri aplikácií čl. 8 ods. 4 Nariadenia sa za rozhodný čas, ku ktorému musí byť používanie preukázané, považuje obdobie pred podaním napadnutej prihlášky (alebo pred dňom prednosti), pričom toto používanie pokračuje až ku dňu podania námietok.[10]
Vo vyššie uvedenej súvislosti pán Blackmore namietal, že dôkazy predložené počas konania pred námietkovou divíziou EUIPO pozostávali napr. z článkov z britskej tlače, z ktorých len jeden bol publikovaný predo dňom podania prihlášky EUTM, pričom tieto články sa týkali koncertov z obdobia po podaní prihlášky EUTM. Pán Paice ďalej predložil tabuľku obsahujúcu údaje z predaja lístkov z koncertov v období medzi 2003 – 2013, avšak podľa pána Blackmorea neboli tieto údaje podporené žiadnymi potvrdeniami a vo veľkej väčšine sa týkali predaja mimo územia Veľkej Británie. Pán Blackmore taktiež napádal prípustnosť oneskorene predložených dôkazov, ktoré, okrem iného, pozostávali aj z údajov o predaji produktov (tzv. merchandise) počas koncertov na Slovensku.[11]
Všeobecný súd tieto argumenty rozhodnutím zo dňa 04.10.2018 odmietol. Zdôraznil pritom na skutočnosť, že jeden z článkov obsahoval údaje o predaji 100 miliónov albumov a s poukazom na posúdenie dôkazného materiálu ako celku považoval existenciu dobrého mena Deep Purple vo Veľkej Británii za preukázanú.[12] Námietku neprípustnosti oneskorene predložených dôkazov Všeobecný súd taktiež nepovažoval za dôvodnú, nakoľko Odvolacie senáty EUIPO majú v zmysle čl. 95 ods. 2 Nariadenia možnosť rozhodnúť o pripustení oneskorene predložených dôkazov.[13] Dané je v zmysle ustálenej judikatúry možné, pokiaľ dôkazné prostriedky predložené načas postačujú na odôvodnenie námietok v zmysle čl. 8 ods. 4 Nariadenia, pričom oneskorene predložené dôkazné prostriedky sú vo vzťahu k dôkazov predloženým načas doplňujúce, teda relevantné vo vzťahu k nárokovaným tvrdeniam, ako aj pre celkový výsledok sporu, pričom fáza konania, ako aj iné relevantné skutočnosti, neodporujú vzatiu oneskorene predložených dôkazov do úvahy.[14]
Posledná námietka pána Blackmorea smerovala proti rozhodnutiu Odvolacieho senátu EUIPO, ktorým odmietol napadnutú prihlášku EUTM pre širšie spektrum tovarov ako Námietková divízia. Podľa jeho názoru bolo dobré meno označenia Deep Purple preukázané len vo vzťahu k živým hudobným vystúpeniam, a teda neexistuje riziko uvedenia do omylu vedúceho k zameniteľnosti na strane verejnosti v súvislosti s inými tovarmi/službami.
Všeobecný súd túto námietku považoval za nedôvodnú. Vo vzťahu k tovarom v triede 25 (oblečenie) dôvodil, že : „Z dôkazných materiálov je zrejmé, že oblečenie (merchandise) predstavuje významný zdroj príjmov pre intervenienta (pozn. pán Paice), a že merchandising bol jednou z esenciálnych súčastí obchodnej činnosti rockovej skupiny na koncertnom turné“.[15] Vo vzťahu k zvyšným tovarom v triede 9 (PC software, hardware, PC hry, podložky myší, slnečné okuliare a iné), predaj ktorých nebol zo strany pána Paicea výslovne preukázaný, Všeobecný súd zaujal stanovisko, že ´okuliare´ možno priradiť k oblečeniu a ´podložky pod myši a príslušenstvo pre mobilné telefóny´ bývajú často dekorované obchodnými alebo osobnými vyobrazeniami, a tak by mohlo dôjsť k uvedeniu do omylu vedúcemu k zameniteľnosti na strane verejnosti, pokiaľ by pán Blackmore v súvislosti s nimi používal označenie Deep Purple.[16]
Nakoľko pán Paice nebol v pôvodnom námietkovom konaní úspešný v plnej miere (prihláška EUTM nebola odmietnutá pre všetky tovary a služby), jeho vzájomné odvolanie bolo riešené v inom konaní Odvolacím senátom EUIPO[17] a nakoniec aj Všeobecným súdom[18]. V konaní pred Všeobecným súdom pán Paice namietal, že Odvolací senát EUIPO zle aplikoval rozhodnú judikatúru[19] vo vzťahu k posúdeniu existencie uvedenia do omylu vedúceho k zameniteľnosti na strane verejnosti, ako aj, že nevzal do úvahy úmysel prihlasovateľa klamať relevantnú verejnosť v súvislosti s pôvodom relevantných tovarov (tovarov, vo vzťahu ku ktorým namietaná prihláška EUTM nebola odmietnutá).
Všeobecný súd námietky pána Paicea odmietol. Dôvodil, že pán Paice nepreukázal, že Deep Purple obchodoval s relevantnými tovarmi v triede 9 (PC hardware, PC software, PC hry a iné), ani žeby tieto produkty boli vo všeobecnosti súčasťou obchodných modelov rockových kapiel.[20] Rovnako nebolo preukázané, žeby tieto tovary mohli byť považované za súčasť tzv. merchandise. Za nedôvodné a nepreukázané považoval Všeobecný súd taktiež tvrdenie o klamlivom úmysle prihlasovateľa, pričom uviedol, že: „je nesporné, že intervenient (pozn.: pán Blackmore) je bývalým členom skupiny, a ako taký je v očiach verejnosti so skupinou spojený, čo samo o sebe nemôže predstavovať klamlivý úmysel na jeho strane“.[21]
Výsledkom sporu je, že prihláška bývalého člena skupiny Deep Purple vo vzťahu k slovnej EUTM v znení „DEEP PURPLE“ bola odmietnutá pre väčšinu prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 9, 25 a 41, avšak nebola odmietnutá pre nasledujúce tovary v triede 9:
„PC hardvér; PC čipy a disky; interaktívny softvér ako aj PC firmvér; PC hry; softvér pre interaktívne PC hry; mobilné telefóny a ručné zariadenia; digitálne hry; hry na mobilné telefóny; DVD hry; PC softvér a PC programy“
ZÁVER A KOMENTÁR
Ritchie Blackmore, bývalý gitarista skupiny Deep Purple neuspel s prihláškou slovnej EUTM v znení „DEEP PURPLE“ v súvislosti s tovarmi a službami (činnosťami), pre ktoré je táto skupina tak známa (produkcia hudobných nahrávok, uskutočňovanie hudobných koncertov a s tým spojený merchandise).
Na druhej strane sa mu podarilo zapísať ochrannú známku pre tovary, s ktorými biznis hard-rockových kapiel nemá na prvý pohľad veľa spoločného (PC hardvér, PC softvér, PC hry, mobilné telefóny). Aj pre tento výsledok - ktorý môže znamenať, že na trhu bude viac osôb/entít[22], ktoré budú zodpovedať za kvalitu tovarov/služieb poskytovaných pod označením „Deep Purple“ - predmetný spor vhodne ilustruje komplexnosť ´známkového´ práva ako aj jeho úskalia.
Za prvé sú to problémy, ktoré môžu nastať v dôsledku včasného neprihlásenia ochrannej známky. Je prekvapujúce, že skupina tak známa ako Deep Purple nechráni svoje práva prostredníctvom tohto inštitútu duševného vlastníctva (na rozdiel od interpretov ako Linkin Park, Led Zeppelin, Kygo a iných). Registrácia ochrannej známky (EUTM alebo národnej) by totižto majiteľovi v podobnom spore umožnila využiť taktiež námietkový dôvod v zmysle čl. 8 ods. 5 Nariadenia, ktorý známkam s dobrým menom umožňuje zabrániť prihláseniu podobných označení vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom/službám.
V nadväznosti na predchádzajúci odsek, toto konanie taktiež ukazuje náročnosť uplatnenia nezapísaných práv v súlade s čl. 8 ods. 4 Nariadenia, najmä s ohľadom na dôkazné bremeno, ktoré strana argumentujúca vlastníctvom skoršieho nezapísaného práva nesie. Naviac, konanie podľa uvedeného ustanovenia do sporu prináša prvok národného práva členského štátu EÚ, interpretáciu ktorého v týchto sporoch vykonáva EUIPO, prípadne Súdny dvor EÚ, pričom tieto nemusia vždy národné právo interpretovať správne.
Spor medzi súčasným a bývalým členom skupiny Deep Purple taktiež poukazuje na problémy, ktoré môžu vzniknúť pri nevysporiadaní vlastníckeho režimu k právam duševného vlastníctva medzi obchodnými partnermi, o to viac v prípadoch podobných skutkovému stavu predmetného sporu, teda medzi členmi hudobných skupín, ktoré nie sú inkorporované formou obchodnej spoločnosti alebo členovia ktorých nemajú iným spôsobom vzájomne vysporiadané práva súvisiace s ich činnosťou.
V každom prípade danému sporu ešte nemusí byť úplný koniec. Strany sporu môžu ešte využiť právo odvolania na Súdny dvor EÚ. Alternatívne by pán Paice po zápise EUTM mohol podať návrh na vyhlásenie jej neplatnosti v zmysle čl. 59 ods. 1, písm. b), teda že pán Blackmore pri podaní prihlášky EUTM nekonal v dobrej viere. Opäť by však niesol dôkazné bremeno vo vzťahu k preukázaniu zlej viery na strane prihlasovateľa.
Mgr. Matej Michalec, LL.M,
advokátsky koncipient
Tvrdého 4
010 01 Žilina
Obchodná 2
811 06 Bratislava
Tel.: +421 41 32 11 290
Fax.: +421 41 32 11 292
e-mail: info@v4legal.sk
______________________
[1] Ian Gillan, Steve Morse, Roger Glover, Don Airey.
[2] Prihláška EUTM č. 11772721.
[3] Id., pre kompletný zoznam prihlasovaných tovarov a služieb viď. prihlášku EUTM č. 11772721.
[4] Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok .
[5] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie).
[6] Námietky boli podané ešte za účinnosti Nariadenia č. 207/2009, ale pre identickosť znenia relevantných ustanovení budeme v texte odkazovať na v súčasnosti účinné nariadenie.
[7] Alebo predo dňom práva prednosti, ak bolo uplatnené.
[8] Trade Marks Act 1994.
[9] The Court of Appeal (England & Wales), Consorzio del Prosciutto di Parma v Marks y Spencer plc [1990] FSR 530.
[10] Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, EUIPO, Part C, Opposition, Section 4, Rights under Article 8(4) and 8(6) EUTMR, str. 11.
[11] R 736/2015-5, para. 22.
[12] T-344/16, Richard Hugh Blackmore v EUIPO, paras. 31-49.
[13] Id., paras. 50-56.
[14] R 880/2015-5, para. 32.
[15] Pozn. 12 vyššie, para. 67.
[16] Id.
[17] Pozn. 11 vyššie.
[18] T-328/16, Ian Paice v EUIPO.
[19] High Court of Justice (England & Wales), Chancery Dividion (United Kingdom), Lego System Aktieselskab v Lego M Lemelstrich Ltd [1983] FSR 155
[20] Id., para. 38.
[21] Id., para. 48.
[22] Pričom v danom prípade jedna osoba je súčasným (pán Paice) a druhá osoba bývalým (pán Blackmore) členom rovnakej skupiny.
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk