Zhrnutie okolností prípadu

Americká spoločnosť Hasbro, Inc. podala v roku 2010 na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku slovnej ochrannej známky Európskej únie „MONOPOLY“, ktorá bola zapísaná v roku 2011. Spoločnosť bola v čase podania prihlášky už majiteľom troch starších slovných ochranných známok EÚ  s rovnakým názvom ,MONOPOLY“ (z roku 1998, 2009 a 2010), ktoré (v súhrne) boli zapísané pre tovary a služby (triedy 9, 16, 25, 28, 41), na ktoré sa vzťahovala aj nová ochranná známka (triedy 9, 16, 28 a 41).  

V roku 2015 chorvátsky predajca stolových hier, spoločnosť Kreativni Događaji d.o.o., podal návrh na vyhlásenie absolútnej neplatnosti novo zapísanej ochrannej známky „MONOPOLY“ z dôvodu neexistencie dobrej viery majiteľa ochrannej známky pri podávaní prihlášky ochrannej známky. Tvrdil, že prihláška spornej ochrannej známky predstavuje opakované podanie prihlášok starších ochranných známok, kedy cieľom spoločnosti Hasbro, Inc. bolo vyhnúť sa povinnosti preukázať riadne používanie týchto starších ochranných známok.

EUIPO v prvom stupni návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky zamietol z dôvodu, že spoločnosť Kreativni Događaji d.o.o. nepreukázala absenciu dobrej viery prihlasovateľa ochrannej známky. V nadväznosti na ňou podané odvolanie odvolací senát EUIPO vydal rozhodnutie, ktorým ochrannú známku MONOPOLY vyhlásil za čiastočne neplatnú (vo vzťahu k identickým tovarom a službám) a vo zvyšnom rozsahu odvolanie zamietol. Majiteľ ochrannej známky napadol uvedené rozhodnutie žalobou na Všeobecnom súde EÚ (ďalej tiež ako „Súd“).

Konanie v dobrej viere a dôkazné bremeno

Podľa čl. 52 ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva, ktoré bolo účinné v čase podania spornej prihlášky a rozhodujúcim predpisom v danom prípade (teraz čl. 59 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie) ochranná známka Spoločenstva (EÚ) sa na návrh vyhlási za neplatnú, ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

Kľúčovým je tak pojem dobrá viera, resp. nekonanie v dobrej viere. Keďže tento pojem nie je v príslušnom európskom nariadení definovaný, Súd poukázal na rozsiahlu judikatúru, ktorá sa pokúsila jeho obsah vymedziť s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu.

Z predmetnej judikatúry tak napríklad vyplýva, že majiteľ ochrannej známky Európskej Únie nekoná v dobrej viere „ak podá prihlášku nie s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb nečestnými praktikami, alebo s úmyslom získať výlučné právo na iné účely než sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky.“ (Rozsudok Súdneho dvora z 12.09.2019 vo veci C-104/18 P).

Súd ďalej poukázal najmä na významné rozhodnutie Súdneho dvora z 11.06.2009 vo veci C-529/07, podľa ktorého „pre posúdenie neexistencie dobrej viery prihlasovateľa je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory existujúce v okamihu podania prihlášky, a to najmä a) skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba požíva najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný tovar, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením b) úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe v používaní takéhoto označenia a c) stupeň právnej ochrany, ktorú používa označenie tretej osoby a prihlasované označenie.“ Súčasne však dodal, že ani absencia jedného z týchto faktorov nemusí s ohľadom na konkrétne okolností prípadu znamenať, že majiteľ mal dobrú vieru (Rozsudok Všeobecného súdu z 07.07.2016 vo veci T-82/14).

Súd síce potvrdil judikatúrou ustálený záver, že povinnosť preukázať nedostatok dobrej viery má strana navrhujúca vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky (dobrá viera sa predpokladá, až do preukázania opaku), jedným dychom však dodal, že ak objektívne okolnosti, na ktoré navrhovateľ poukázal, môžu viesť k vyvráteniu domnienky dobrej viery, je úlohou majiteľa ochrannej známky hodnoverne vysvetliť ciele a obchodnú logiku podania prihlášky spornej ochrannej známky. Súd dospel k záveru, že majiteľ ochrannej známky má najlepšie postavenie na to, aby EUIPO objasnil svoje úmysly a aby predložil skutočnosti, ktoré ho môžu presvedčiť, že napriek existencii takých objektívnych okolností, boli jeho úmysly legitímne.

Hlavné argumenty majiteľa ochrannej známky MONOPOLY

Majiteľ ochrannej známky odmietal záver súdu, že by pri podaní prihlášky spornej ochrannej známky konal v zlej viere. V žalobe primárne namietal, že EUIPO sa zameral len na jeden aspekt, a to na administratívnu výhodu spočívajúcu v tom, že nie je potrebné preukazovať riadne používanie ochrannej známky, ktorej prihláška bola opakovane podaná. Odmietal záver EUIPO, že cieľom jeho stratégie bolo, aby nemusel preukazovať riadne používanie ochrannej známky, napríklad v konaní o námietkach.

Tvrdil, že nešlo o opakovanú prihlášku rovnakej ochrannej známky, keďže sporná prihláška bola širšia a zahŕňala aj ďalšie tovary a služby. Cieľom tak bolo získať ochranu vyplývajúcu z ochrannej známky MONOPOLY aj pre iné tovary a služby z hľadiska vývoja technológie a expanzie jeho činností. Ďalej uviedol, že prax spočívajúca v podaní nových prihlášok mu umožňovala efektívnejšie administratívne spravovanie portfólia jeho ochranných známok.

Majiteľ ďalej namietal, že dotknutá legislatíva opätovné podanie prihlášky rovnakej ochrannej známky nezakazuje, a že išlo o bežnú a zjavne akceptovanú prax v danom odvetví, kedy navyše postupoval v súlade so stanoviskom miestnych advokátov. Okrem toho uviedol, že spoločenská hra MONOPOLY je taká známa, že by bolo fantazijné tvrdiť, že nepoužíval ochrannú známku pre hry.

Nad rámec vyššie uvedeného majiteľ dodal, že podanie prihlášky spornej ochrannej známky v roku 2010 nezodpovedá tradičnej schéme opakovanej prihlášky krátko pred uplynutím päťročnej lehoty dotknutých starších ochranných známok (dve z nich boli zapísané v roku 2009 a 2010), a teda ani z tohto nemožno odvodzovať jeho nečestný úmysel.

Zhrnutie právnych záverov Súdu

Súd konštatoval, že právna úprava nezakazuje opakované podanie prihlášky ochrannej známky EÚ, a preto takéto podanie nemôže samo o sebe preukazovať nedostatok dobrej viery prihlasovateľa, bez toho aby boli predložené relevantné dôkazy zo strany subjektu navrhujúceho vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky alebo zo strany EUIPO.

Za takýto „usvedčujúci“ dôkaz súd vyhodnotil najmä svedeckú výpoveď pracovníka majiteľa ochrannej známky na ústnom pojednávaní konanom na EUIPO. Z rozsudku vyplýva, že hoci svedok odmietal úmysel majiteľa vyhnúť sa podaním novej prihlášky ochrannej známky MONOPOLY dokazovaniu jej riadneho používania, uznal, že možnosť odvolávať sa zápis „novšej“ ochrannej známky bez potreby preukázať jej používanie, predstavuje pre majiteľa jednu z výhod.

Súd sa nestotožnil s tvrdením majiteľa o vyššej administratívnej efektívnosti spojenej s opätovným podaním prihlášky ochrannej známky, a toto tvrdenie považoval za nepreukázané. Uviedol, že zníženie administratívnej záťaže si je možno len ťažko predstaviť, keďže týmto postupom dochádza k nahromadeniu rovnakých ochranných známok, a teda aj k nárastu práce a investícií na správu ochranných známok na strane majiteľa.

Ďalej poukázal na skutočnosť, že majiteľ sa odvolával na zápis novšej ochrannej známky v dvoch námietkových konaniach, kedy nemusel predložiť dôkaz o jej riadnom používaní. Súd poznamenal, že i keby opakované podávanie prihlášok bolo bežnou praxou medzi podnikmi (čo podľa Súdu majiteľ nepreukázal), neznamená to bez ďalšieho, že je aj praxou legitímnou a legálnou.

Za okolnosť, ktorá by ospravedlňovala prax majiteľa pri opakovanom podaní prihlášok a nasvedčovala jeho čestnému úmyslu, súd nepovažoval ani to, že každá nová prihláška ochrannej známky bola rozšírená o nové tovary a služby nezahrnuté v staršej ochrannej známe. Túto námietku zohľadnil len do tej miery, že potvrdil správnosť rozhodnutia EUIPO o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú len pre tovary a služby, na ktoré sa nevzťahujú staršie ochranné známky.

Súd považoval argument o celosvetovej známosti a používaní spoločenskej hry MONOPOLY za irelevantný z hľadiska skúmania úmyslu pri podaní prihlášky, a naviac dodal, že sporná ochranná známka sa netýka len stolových hier. Ďalej uviedol, že i keď sporná prihláška nebola podaná krátko pred uplynutím 5-ročnej lehoty pre staršie ochranné známky, majiteľ si jej podaním de facto predĺžil túto 5-ročnú lehotu pre staršie ochranné známky, počas ktorej sa nevyžaduje dôkaz ich používania.

Súd vo vzťahu k vyššie uvedenému uviedol, že ak zápis ochrannej známky priznáva jej majiteľovi výlučné právo, toto výlučné právo môže byť chránené len vtedy, ak po uplynutí nariadením stanovenej päťročnej lehoty môže majiteľ preukázať riadne používanie svojej ochrannej známky. Takýto režim dáva do rovnováhy oprávnené záujmy majiteľa ochrannej známky na jednej strane a záujmy jeho konkurentov na druhej strane.

Rozhodnutie nie je zatiaľ právoplatné

Majiteľ ochrannej známky sa proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odvolal. Bude tak zaujímavé sledovať, ako sa Súdny dvor EÚ vyporiada s týmto odvolaním a právnymi úvahami prvostupňového súdu, na ktorých založil svoj záver o neexistencii dobrej viery majiteľa ochrannej známky.

Záver

Z rozhodnutia Všeobecného súdu EÚ vyplýva, že prihláška rovnakej ochrannej známky EÚ pre rovnaké tovary a služby chránené staršou ochrannou známkou prihlasovateľa, môže byť úkonom v zlej viere a dôvodom pre vyhlásenie neplatnosti novšej ochrannej známky, ak prihlasovateľ nie je schopný vyvrátiť dôvodné podozrenie, že podaním opätovnej prihlášky sledoval zámer vyhnúť sa preukazovaniu riadneho používania staršej ochrannej známky. Všeobecný súd tak zaujal prísnejší postoj k takejto praxi podávania opakovaných prihlášok. Hoci rozhodnutie nie je zatiaľ právoplatné, majitelia ochranných známok by mu mali venovať zvýšenú pozornosť a zvážiť riziko napádania a neplatnosti ochrannej známky z dôvodu nedostatku dobrej viery.

Mgr. Natália Harčaríková,
advokátka

Doležal & Partners, s. r. o.

Michalská 9
811 03 Bratislava,

Tel.: +421 245 529 779
E-mail:  bratislava@dolezalpartners.com