Vzhľadom na zdanlivú jednoduchosť zápisného procesu, prihlasovatelia častokrát úplne upustia od konzultácie prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky, čo pravidelne vedie k prinajmenšom k predĺženiu a často aj k úplnému zmareniu zápisu do registra. Mnohí podnikatelia sa totiž domnievajú, že proces zápisu ochrannej známky do príslušného registra možno pripodobniť napr. k zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra, kde na zápis spoločnosti pod určitým obchodným menom v zásade postačuje splnenie formálnych náležitostí a zaplatenie súdneho poplatku. Prihlasovatelia sú potom často nepríjemne prekvapení, keď zápis ich označenia zamietne priamo príslušný úrad po tom, ako vykoná tzv. materiálny prieskum prihlášky ochrannej známky. Materiálny prieskum prihlášky pritom predstavuje dôležitú fázu zápisu do registra, kde ako jeden z kľúčových aspektov vystupuje do popredia práve rozlišovacia spôsobilosť označenia.

Čo je to vlastne rozlišovacia spôsobilosť?

Ako už bolo vyššie naznačené, zápis označenia do príslušného registra sa skladá z niekoľkých relatívne samostatných fáz, počas ktorých sa prihláška ochrannej známky posudzuje. Jednou z nich je práve fáza materiálneho prieskumu prihlášky, počas ktorej sa posudzuje tzv. zápisná spôsobilosť označenia – teda či určité označenie spĺňa parametre na to, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Vzhľadom na harmonizovanú legislatívu v oblasti ochrany priemyselných práv, pritom možno nasledujúce závery aplikovať aj vo vzťahu ku konaniam pred Úradom priemyselného vlastníctva SR („ÚPV“) ako aj Európskeho úradu duševného vlastníctva („EUIPO“).

S rozlišovacou spôsobilosťou sa môžeme stretnúť hneď na úvod zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach („Zákon o ochranných známkach“), ktorý vo svojom § 2 vymedzuje, čo môže ochrannú známku tvoriť.

V zmysle ust. § 2 Zákona o ochranných známkach platí:

„Ochrannú známku  môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé

a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a

b) byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.“

Obe vyššie vymedzené podmienky pritom musia byť splnené kumulatívne. Na účely tohto textu sa budeme zaoberať výhradne parametrom podľa ust. § 2 písm. a), v ktorom je vymedzená podmienka rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Absencia rozlišovacej spôsobilosti pritom priamo zakladá dôvod na zamietnutie prihlášky ochrannej známky podľa ust. § 5 ods. 1 písm. b) Zákona o ochranných známkach a predstavuje významný parameter aj pri posudzovaní ďalších dôvodov, pre ktoré môže dôjsť k zamietnutiu zápisu označenia do registra.

Rozlišovacia spôsobilosť znamená schopnosť ochrannej známky identifikovať tovary a služby, ktoré sú ňou označované. Táto charakteristická črta ochrannej známky zabezpečuje, že príslušná skupina verejnosti (spotrebitelia) je schopná pri kontakte určitým tovarom bez problémov určiť, že daný produkt pochádza od určitého výrobcu. Označenie, ktoré je napr. priveľmi krátke, jednoduché alebo celkovo nevýrazné tak trpí tým, nie je schopné označované tovary a služby vzájomne rozlíšiť. Rozlišovacou spôsobilosťou tak vo všeobecnosti nedisponujú najmä jednoduché piktogramy ako napr. štvorec alebo bodka, prípadne samostatné písmená, čísla alebo farby (až na určité výnimky, ktorým sa budeme venovať v texte neskôr). Aj pomerne jednoduchý piktogram však môže disponovať rozlišovacou spôsobilosťou v prípade, ak je dostatočne pútavý – napr. ak ide o optickú ilúziu (vid obrázok nižšie) alebo inú formu zobrazenia, ktoré spotrebiteľa na pohľad zaujme a uloží sa mu v pamäti.

Minimálnou, resp. žiadnou mierou rozlišovacej spôsobilosti disponujú ďalej tzv. opisné označenia. Označenia tohto druhu sa vyznačujú tým, že opisujú charakter alebo vlastnosti tovarov a služieb, ktoré na relevantnom trhu označujú.

Ako príklad možno uviesť podnikateľa Josého, ktorý vystupuje na trhu s banánmi. V prípade banánov ide o tovary generickej povahy, ktoré medzi sebou na prvý pohľad v podstate nemožno rozoznať, a to aj napriek tomu, že ich kvalita môže byť diametrálne odlišná. Je preto prirodzené, že výrobcovia tých najchutnejších a najsladších banánov, chcú svoje produkty odlíšiť od iných, menej kvalitných banánov. Každý dobrý obchodník by za týmto účelom označil svoje „exkluzívne“ banány napr. ako „najsladšie ekvádorské banány“, aby dal potenciálnym kupujúcim najavo, že jeho produkt je najlepším spomedzi tých, ktoré na pulte danej predajne ležia. Aby mohol tento podnikateľ svoje banány odlíšiť od ostatných, menej kvalitných banánov, rozhodne sa ich zapísať vo forme ochrannej známky. Z pochopiteľných dôvodov zvolí pre zápis svojej budúcej ochrannej známky obrázok trsu žltých banánov doplnených sloganom „najsladšie ekvádorské banány“,  a to vo vzťahu k službe „predaj banánov“ a tovaru  „čerstvé ovocie“.

Josého obchodná stratégia je z podnikateľského hľadiska samozrejme pochopiteľná, avšak z pohľadu zápisnej spôsobilosti označenia nepriechodná. Treba si totiž uvedomiť, že v zmysle ust. § 8 ods. 1 Zákona o ochranných známkach platí, že: „majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná“. Ak by bol teda distribútor banánov José majiteľom ochrannej známky „najsladšie ekvádorské banány“, zapísanej k tovaru „predaj banánov“, mohol by brániť ostatným predajcom sladkých banánov z Ekvádora v tom, aby takto svoje banány pri ich distribúcii označovali. José by pritom evidentne nebol jediným na trhu, kto sladké ekvádorské banány ponúka. Ak by mu však patrila ochranná známka v tomto znení, mohol by všetkým svojim konkurentom zakazovať, aby toto označenie používali. Ostatní podnikatelia na trhu by tak nemohli pre svoje produkty používať názov, pod ktorým sú všeobecne známe a charakterizujú ich. Je samozrejme nežiadúce, aby bol José jediným, kto môže o svoje ovocné produkty označovať ako sladké ekvádorské banány len preto, lebo sa mu podarilo podať prihlášku ochrannej známky ako prvému. Ochranná známka totiž v slúži na to, aby spotrebiteľ vedel odlíšiť Josého sladké ekvádorské banány od sladkých ekvádorských banánov, ktoré predáva jeho konkurent Juan a nie na to, aby sa mu mohol zabrániť uvádzať na trh tovar pod názovom, ktorý len označuje to, o aký produkt vlastne ide.

Túto požiadavku zákonodarca priamo zohľadnil aj v ust. § 5 ods. 1 písm. c) Zákona o ochranných známkach, podľa ktorého je vylúčený zápis takého označenia, ktoré: „je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb“.

Ak by teda označenie iba „opisovalo“ produkt, ktorý označuje, je vylúčené, aby bolo zapísané vo forme ochrannej známky. Toto na prvý pohľad jasné pravidlo však prináša množstvo interpretačných problémov, keďže mieru rozlišovacej spôsobilosti nie je vždy jednoduché na prvý pohľad určiť.

Posudzovanie miery rozlišovacej spôsobilosti

Pri posudzovaní miery rozlišovacej spôsobilosti označenia sa hľadí najmä na významový dojem, ktorý u spotrebiteľa vyvolá pri priamom kontakte s ním. Inými slovami to, s čím sa dané označenie spotrebiteľovi spája alebo čo si predstaví v momente, keď ho uvidí, počuje alebo inak svojimi zmyslami vníma. Ide o tzv. sémantické (významové) hľadisko posudzovania ochrannej známky, ktoré predstavuje základný predpoklad na vyhodnotenie miery jej rozlišovacej spôsobilosti. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že významovú rovinu možno posudzovať iba v prípade takých označení, ktoré obsahujú slovné prvky a možno ich jazykovo interpretovať. Aj keď slová tvoria dôležitý podklad pre posúdenie, sémantika označenia sa posudzuje aj vo vzťahu k iným prvkom ochranných známok – napr. jeho obrazovým častiam. [2] Pri posudzovaní sa totiž označenie vždy vníma ako jeden celok, a to s dôrazom jeho dominantné prvky (napr. vizuálne najväčšie prvky, prípadne výrazné prvky umiestnené v uprostred loga a pod.).[3]

Rovnako nepriaznivý osud by preto postretol Josého prihlášku ochrannej známky aj v prípade, ak by vynechal slogan „najsladšie ekvádorské banány“ a ponechal by obrázok trsu banánov pre službu „predaj banánov“. Pri pohľade na vyobrazenie banánov by si totiž spotrebiteľ produkt rovnako spojil s banánmi, a to bez ohľadu na skutočnosť, že José toto slovo priamo nepoužil. Toto prepojenie, ktoré pri pohľade na obrázok banánu so službou „predaj banánov“ v mysli spotrebiteľa s najväčšou pravdepodobnosťou vzniklo, by tak označenie diskvalifikovalo z dôvodu opisnosti a teda aj nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. [4]

Rovnakým nedostatkom trpia aj termíny označujúce kvalitu, vlastnosť alebo pôvod poskytovaných tovarov a služieb. Rozlišovacou spôsobilosťou tak nedisponujú pochvalné prvky označenia ako „super“, „kvalitné“, prvky „eco“ alebo „bio“ vo vzťahu k prírodnému pôvodu výrobku a ani prvky, ktoré opisujú to, odkiaľ výrobok pochádza (napr. „slovenské“ a podobne). [5] Ani ďalšie časti Josého sloganu „najsladšie“ a „ekvádorské“ by tak test rozlišovacej spôsobilosti nesplnili.

Nakoľko všetky tieto pravidlá do určitej miery sťažujú prihlasovanie ochranných známok, mnohí prihlasovatelia sa vzhľadom na záujem zapísať si označenie vo svojej preferovanej podobe, snažili tieto pravidlá obchádzať prostredníctvom rôznych prípon alebo zmien znenia označenia.

Pre založenie rozlišovacej spôsobilosti však nemá relevanciu napr. skutočnosť, že súčasťou označenia je dodatok .sk/.com prípadne iná koncovka označujúca prepojenie na doménu. Táto skutočnosť len rovnako opisuje, že predmetné tovary a služby možno nájsť na internetovej doméne s príslušným označením [7].

Rovnako nepriechodné sú aj tzv. „zámerne chyby“ vo slovnom vyhotovení, pokiaľ tieto chyby nie sú dostatočne nezvyčajné alebo pútavé. Nahradenie písmena „a“ symbolom „@“, prípadne čísla „4“ miesto predložky „for“ prípadne Xtra namiesto „extra“ je tak nedostačujúce. [7] Tieto „chyby” sa totiž bežne vyskytujú v spotrebiteľskej komunikácii a na ich dekódovanie netreba vynaložiť vyššiu mieru intelektuálnej aktivity. [8] Ak je však pravopisná chyba nevšedná alebo pútavá, označenie môže rozlišovacou spôsobilosťou disponovať. EUIPO takto pripustilo napríklad zápis označenia: „D’LICIOUS“, namiesto tvaru „delicious“ [9], a „FANTASTICK“, namiesto tvaru „fantastic“. [10]

Ako ďalší sporný aspekt sa môže javiť rozlišovacia spôsobilosť názvu alebo mena osoby. V minulosti sa ÚPV zaoberal zápisom ochrannej známky „SUPERPOISTENIE“ (konanie POZ 653-2013), vo vzťahu ku službám v oblasti poisťovníctva. Nakoľko termín „SUPERPOISTENIE“ predstavuje takmer učebnicový príklad zápisnej nespôsobilosti (kombinácia opisného a pochvalného výrazu), ÚPV túto prihlášku vo vzťahu k poistným službám prirodzene zamietol. Prihlasovateľovi pritom nemohla pomôcť ani  skutočnosť, že názov jeho obchodnej spoločnosti bol superpoistenie s.r.o. Skutočnosť, že spoločnosť je zapísaná pod určitým menom v obchodnom registri nevplýva na sémantický význam slovných prvkov označenia, ktoré vo významovej rovine naďalej ostávajú opisné, a teda bez rozlišovacej spôsobilosti. Rovnaký záver platí aj vo vzťahu k menám fyzických osôb, a to v prípade, ak má ich meno alebo priezvisko určitý jazykový význam, ktorý sa s daným tovarom alebo službou spája (napr. priezvisko Pekár vo vzťahu k výrobe pečiva).  [11] Ak by sa teda bolo Josého celé meno José Banana, nebolo by to pre zápis ochrannej zámky dostatočné a prihláška označenia „Banana“ pre tovar „predaj banánov“, by zrejme nebola úradom uznaná z dôvodu svojej opisnosti.

Pre úplnosť je potrebné dodať, že významové hľadisko označenia sa posudzuje vzhľadom na územný rozsah, pre ktorý je ochranná známka zapisovaná. Táto skutočnosť môže zamiešať kartami napríklad v prípade používania termínov v cudzích jazykoch. Ak je ochranná známka zapisovaná pre územie Slovenskej republiky vychádza sa z predpokladu, že spotrebitelia ovládajú jazyk, ktorý sa Slovensku používa. Pre posúdenie bude teda rozhodujúca najmä významová rovina slovného prvku v slovenskom a českom jazyku, teda jazykov, ktorým prevažná miera spotrebiteľov na našom území rozumie. V dôsledku udomácnenia anglických termínov pritom ÚPV pri posudzovaní berie do úvahy aj významovú rovinu prvkov v anglickom jazyku.

Pokiaľ ide o posudzovanie zo strany európskeho úradu EUIPO, ten zohľadňuje významovú rovinu slovných prvkov vo všetkých jazykoch, ktoré sa na území Európskej únie v dostatočnej miere používajú. Ak by teda José zamýšľal prihlásenie ochrannej známky „banán“ alebo „Josého banány“ na území Slovenska vo svojej rodnej španielčine (el plátano alebo Plátanos de José), mohol by byť aj vo vzťahu k službe „predaj banánov“ úspešný. Znalosť španielskeho jazyka v našich končinách nie nie je štandardom a pre spotrebiteľa by sa tak toto označenie nemuselo priamo spájať s označovanými tovarmi a službami. Iná situácia by však nastala pred španielskym úradom, prípadne priamo pred EUIPO. Nakoľko sa ochranná známka Európskej únie sa zapisuje pre všetky členské štáty, vo vzťahu k spotrebiteľom zo Španielska a Andorry (potenciálne aj Portugalska) by bola vyhodnotená ako opisná a teda bez zápisnej spôsobilosti. Nakoľko ochranné známky EÚ sa posudzujú vzhľadom na celé teritórium Európskej únie, zrejme by došlo k jej zamietnutiu.

Preukázanie rozlišovacej spôsobilosti označenia

Možno teda uzavrieť, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti teda predstavuje významnú prekážku pre zápis ochrannej známky. Ako však už bolo skôr v texte naznačené, aj z tohto pravidla existujú výnimky. V zmysle ust. § 5 ods. 2 Zákona o ochranných známkach totiž platí, že ako ochrannú známku možno zapísať aj také označenie, ktorého: „prihlasovateľ preukáže, že nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.“

Prípadnú nedostatočnú mieru rozlišovacej spôsobilosti tak možno preklenúť jej intenzívnym používaním na relevantnom trhu v takej miere, že pre označované tovary a služby nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Túto intenzitu používania je však potrebné náležite preukázať na základe materiálnych dôkazov. Ako podklad môžu slúžiť napr. dôkazy o dlhotrvajúcom konštantnom používaní alebo propagovaní označenia (napr. veľká reklamná kampaň, články preukazujúce predaj v predošlých rokoch a pod.). Ako dôkaz môžu slúžiť spotrebiteľské prieskumy, ktoré preukážu, že cieľová skupina zákazníkov si daný produkt s označením skutočne spája. Preukázanie rozlišovacej spôsobilosti však nie jednoduché, musí byť podložené dostatkom riadne datovaných dôkazov o intenzite a rozsahu používania. Zároveň platí, že čím má označenie ako také nižšiu mieru rozlišovacej spôsobilosti, tým ťažšie je jej nadobudnutie. Na to doplatilo aj už spomínané SUPERPOISTENIE, ktoré sa pokúšalo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v konaní pred ÚPV preukázať; vzhľadom na vysokú mieru opisnosti a slabú intenzitu používania však nebolo úspešné.

Týmto spôsobom však bola naopak ako ochranná známka zapísaná napríklad ikonická fialová farba vo vzťahu k známym čokoládam Milka spoločnosti Kraft Foods, [12] či žiarivá „magentová“ ružová spoločnosti Deutsche Telekom [13]. Ďalším známym prípadom preukázania rozlišovacej spôsobilosti, je odtieň zlatej farby, v ktorom je balený čokoládový zajac spoločnosti Lindt & Spruengli's. [14] O čosi lokálnejším príkladom je napr. ochranná známka „Zdravie“, ktorú ÚPV zaregistroval vo forme ochrannej známky pre periodikum zaoberajúce sa zdravím životným štýlom, a to na základe preukázania dlhodobého vydávania a všeobecnej znalosti z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti. [15]

Ak by sa teda José rozhodol, že do svojej značky „najsladšie ekvádorské banány“ investuje a rozbehne na Slovensku rozsiahlu reklamnú kampaň a bude ju dlhodobo používať, nie je vylúčené, že by postupom času toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k banánom získalo, aj napriek jej počiatočnej absencii.

Na záver treba zároveň dodať, označenie, ktoré obsahuje okrem slovných prvkov aj napríklad obrazové logo, ma vyššiu šancu zápisnej spôsobilosti, nakoľko je označenie ako celok zapamätateľnejšie. V prípade slovného označenia, ktoré sa javí ako bez rozlišovacej spôsobilosti, je preto vhodné doplniť ho grafické prvky a zvýšiť tak šance na jeho zápis.

Záver

Posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti predstavuje pomerne komplexnú problematiku, ktorá tvorí len malú časť procesu úspešného zápisu ochrannej známky do registra príslušného úradu. Pri prihlasovaní ochrannej známky existuje množstvo ďalších aspektov, ktoré značne presahujú rámec tohto textu, a ktoré je potrebné pred zahájením registrácie starostlivo zvážiť. Silná ochranná známka je pritom základom ochrany každej významnej obchodnej značky, ktorá sa chce vyhnúť tomu, aby sa niekto priživoval na jej úspechu.

Mgr. Michal Autrata

 

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o.

 

Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava

 

Tel.:       +421 2 321 130 31

Fax:       +421 2 321 441 48

email:    office@mph-advocates.com

Zdroje:

[1] Štatistika podaných a zapísaných ochranných známok EÚ medzi 1996  a 2011 vyhotovená Európskym úradom duševného vlastníctva,  dostupné online>>>tu.

[2] Usmernenie EUIPO o ochrannej známke v aktuálnom znení dostupné online>>>tu.

[3] Rozhodnutie Vrchníhou soudu v Prahe zo dňa 13.09.2005, sp zn. 3 Cmo 41/2005

[4] Pozri rozhodnutia EUIPO (OHIM) zo dňa 8.7.2010 vo veci č. T-385/08, Hund, a č. T-386/08, Pferd

[5] Dostupné online>>> tu.

[6] Usmernenie EUIPO o ochrannej známke v aktuálnom znení dostupné online>>>tu.

[7] Usmernenie EUIPO o ochrannej známke v aktuálnom znení dostupné online>>>tu.

[8] Tamže.

[9] Zapísaná ochranná známka Európskej únie (EUTM) č. 13 820 378

[10] Zapísaná ochranná známka Európskej únie (EUTM) č. OZEÚ č. 13 729 34

[11] Rozhodnutie ÚPV z 25.2.2015 vo veci prihlášky ochrannej známky  POZ  653-2013 „SUPERPOISTENIE“

[12] Zapísaná ochranná známka Európskej únie (EUTM) č. 000 031 336

[13] Zapísaná ochranná známka Európskej únie (EUTM) č. 000 212 753

[14] Článok „Lindt chocolate bunnys gold tone is trademark protected“  dostupné online>>> tu.

[15] Zapísaná národná ochranná známka „Zdravie“ č. 247991