S cieľom zodpovedať nastolenú otázku, je nevyhnutné ozrejmiť si základné pojmy. Dizajnom sa rozumie výsledok tvorivej duševnej činnosti, a teda nehmotný statok, ktorým Zákon  o dizajnoch  určuje vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti spočívajúcu v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Je zrejmé, že dizajn má pôsobiť na zrakový zmysel ľudí a jeho účelom je pôsobiť na ľudí estetickým dojmom. 

Dizajn charakterizujú znaky, na základe ktorých vieme nehmotný statok určiť ako dizajn spôsobilý právnej ochrany. Týmito znakmi sú: novosť a osobitý charakter. Pojem novosť znamená, že dizajn sa považuje sa nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.[1] Osobitý charakter má najmä rozlišovaciu funkciu. Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takéhoto užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.[2]

Čo sa týka ochranných známok, tieto definuje Zákon o ochranných známkach. Za ochrannú známku tak možno považovať akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby[3].

K tomu, aby ochranná známka mohla bola zapísaná do registra ochranných známok musí spĺňať tiež určité kritéria. Tieto kritéria predstavujú grafická znázorniteľnosť a rozlišovacia spôsobilosť.  To znamená, že nová ochranná známka musí byť natoľko originálna, že jej znaky sú schopné identifikovať produkty alebo služby, ktoré sú danou ochrannou známkou označené. Je nutné vždy prihliadať k tomu, ako bude ochranná známka pôsobiť na spotrebiteľov.

Ochranná známka a dizajn majú spoločnú charakterovú črtu v tom, že oba sú nehmotné statky a sú súčasťou obchodnej stratégie podnikateľa.

Pokiaľ dizajn zároveň tvorí označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, môžeme sa dostať k tomu, že dizajn je tiež spôsobilý aj na registráciu ochrannej známky[4]. Zákon o ochranných známkach totiž vyslovene ustanovuje, že do registra ochranných známok sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu.[5] Dané ustanovenie, ale tiež neplatí definitívne, pretože najmä pri obalovom dizajne, ako už fľaša Coca Coly alebo obal čokolády Toblerone, kde napriek tvaru výrobku, tento obal nadobudol rozlišovaciu schopnosť, a môže byť teda chránený aj prostredníctvom ochrannej známky, teda nielen dizajnu.

Vyššie uvedené skutočnosti môžu viesť k rozhodnutiu podnikateľa, že dizajn, prihlási aj ako ochrannú známku. Potom je už len na podnikateľovi, aby sa rozhodol, či bude udržovať obe formy ochrany. Z právneho hľadiska môžeme túto skutočnosť len odporučiť, pretože znásobuje ochranu pred prípadnými atakmi na ich predmet duševného vlastníctva. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na fakt, že výhodou známkovej ochrany je to, že môže byť využívaná nepretržite (za predpokladu opakovaných žiadostí pred uplynutím základnej doby 10 rokov), zatiaľ čo ochrana dizajnom môže byť využívaná maximálne 25 rokov.

Je dôležité si uvedomiť, že ochrana nenastupuje pri dizajnoch a ochranných známkach neformálne ako u autorských diel, ale k ochrane je nutný formálny úkon, teda zápis do registra dizajnov alebo ochranných známok.

Otázkou teda je, ktorý predmet duševného vlastníctva bol prihlásený skôr do príslušného registra. Ani táto skutočnosť však neplatí definitívne, keďže predpokladom zápisu ochrannej známky je skutočnosť, že bola už medzi spotrebiteľmi známa, teda nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, avšak u dizajnu je jeho registrácia podmienená práve novosťou. Novosť predstavuje podstatný znak dizajnu a znamená, že dizajn nemôže byť pred podaním prihlášky sprístupnený verejnosti. Od skutočností, ktoré tvoria výnimku zo sprístupnenia verejnosti (teda porušenie dôvernosti alebo napr. 12 mesačná ochranná doba pred dňom podania prihlášky) je nutné odlíšiť okamih sprístupnenie prihlášky. Ide o to, že Zákon o ochranných známkach a aj Nariadenie o ochranných známkach dovoľuje sprístupniť prihlášku až potom, čo Úrad priemyselného vlastníctva preskúma, či prihláška spĺňa predpoklady uvedené v predpise t.j. preskúma ju vecne a formálne. Pri dizajnoch, Úrad priemyselného vlastníctva konkrétny dizajn zverejní nie prihláškou, ale až zápisom dizajnu do registra alebo na základe výslovnej žiadosti prihlasovateľa po 30 mesiacoch odo dňa vzniku práva prednosti. Čiže samotné podanie prihlášky dizajnu alebo ochrannej známky nie je rozhodujúce pre určenie, ktorá ochrana má prednosť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prioritu ochrany dizajnu alebo ochrannej známky nie je možné určiť definitívne, vzhľadom na formálny charakter zápisu, iného okamihu zverejnenia a nespočetnej možnosti výnimiek pri zverejňovaní pri dizajnoch.

V praxi tak môže nastať situácia, že prihlasovateľ podá prihlášku dizajnu a následne iná osoba podá prihlášku ochrannej známky.  V prípade, ak ide o predmet, ktorý sa odlišuje iba v nepodstatných detailoch, teda pôjde o zhodný predmet, napr. logo pri grafickom dizajne, prihlasovateľ dizajnu sa môže v štádiu námietok voči prihláške ochrannej známke podať námietky, pretože tretia osoba nepodala prihlášku ochrannej známky v dobrej viere[6]. Prihlasovateľ však bude musieť preukázať, že prihlasovateľ ochrannej známky poznal dizajn, či už z titulu, že ide o nezapísaný dizajn Spoločenstva, alebo dizajn bol preduverejnený verejnosti v rámci obchodného styku alebo v rámci výstavy podľa výstavnej priority.

Prihlasovateľ dizajnu môže podať námietky, pretože je majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.[7] Prihlasovateľ bude musieť preukázať, že je majiteľ buď autorského práva k autorskému dielu, ktoré je základom pre podanie prihlášky ochrannej známky alebo majiteľom nezapísaného dizajnu Spoločenstva. 

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podanú prihlasovateľom dizajnu

V prípade, že majiteľ nezápisného dizajnu Spoločenstva zistí, že v registri ochranných známok je už zapísaná ochranná známka, ktorá porušuje jeho skoršie práva. Majiteľ nezápisného dizajnu Spoločenstva môže podať na Úrad priemyselného vlastníctva návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu, že je majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva alebo osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky[8]. Úrad priemyselného vlastníctva môže vyhlásiť ochranná známku za neplatnú alebo ju zrušiť, a to do 6 mesiacov od právoplatnosti rozsudku[9]. Rozdiel je v tom, že zrušenie ochrannej známky je účinné iba odo dňa podania návrhu na jej zrušenie,[10] avšak vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je účinné spätne t.j. na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo[11].

Návrh na zamietnutie zápisu dizajnu podaný majiteľom ochrannej známky alebo prihlasovateľom ochrannej známky.

Pokiaľ má majiteľ ochrannej známky alebo prihlasovateľ ochrannej známky vedomosť, že jeho konkurent mohol podať návrh na zápis dizajnu, ktorý obsahuje zhodný predmet ako už skôr zapísaná ochranná známka, môže podať Úradu priemyselného vlastníctva podnet na zamietnutie zápisu dizajnu z dôvodu  rozporu s dobrými mravmi. Dovolím si však zdôrazniť, že vôbec napádanie dizajnu je v štádiu  prihlášky náročné, pretože na rozdiel od ochrannej známky, k zverejneniu dizajnu dochádza až jeho zápisom. To znamená, že prihlasovateľ ochrannej známky a majiteľ ochrannej známky nemajú nikdy 100% vedomosť, aký dizajn bol do registra prihlásený.

Návrh na výmaz dizajnu podaný majiteľom ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky môže na ochranu svojich práv po zápise ochrannej známky do registra podať aj návrh na výmaz dizajnu z dôvodu, že dizajn zasahuje do jeho staršieho práva, alebo opäť je v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ preukáže, že jeho ochranná známka bola zapísaná pred podaním prihlášky dizajnu, Úrad priemyselného vlastníctva by mal dizajn vymazať. Táto skutočnosť môže nastať, ak prihlasovateľ dizajnu prihlásil dizajn, ktorý je zhodný s predmetom, ktorý sa dlhodobo používa v obchodnom styku alebo ide o všeobecne známu ochrannú známku. 

Radka Sláviková Geržová,
partnerka, advokátka

Mgr. Jana Kudelčíková,
advokátska koncipientka
 

FUTEJ & Partners, s.r.o.

Radlinského 2
811 07 Bratislava

Tel.: +421 2 5263 3161
Fax: +421 2 5263 3163
e-mail: futej@futej.sk

Pobočka advokátskej kancelárie v Prahe:

Advokátní kancelář FUTEJ & Partners, s.r.o.

Thákurova 676/3, Dejvice,
160 00 Praha 6

Tel.: 00420 777 111 427
e-mai: futej@futej.cz

--------------------------------------------------------------------------------
[1] § 4 ods. 1 Zákon č 444/2002 Z. z.o dizajnoch
[2] § 5 odsek 1 Zákon č.444/ 2002 Z.z. o dizajnoch.
[3] §2 Zákona o ochranných známkach
[4] § 2 Zákona o ochranných známkach
[5] §5 ods. 1 písm. d) Zákona o ochranných známkach
[6] § 6 ods. 1 písm. l) Zákona o ochranných známkach
[7] § 7 písm. h) a i) Zákona o ochranných známkach
[8] § 35 ods. 3 Zákona o ochranných známkach
[9] §34 ods. 2 písm. c) Zákona o ochranných známkach
[10] §34 ods. 5 Zákona o ochranných známkach
[11] §35 ods. 5 Zákona o ochranných známkach

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk